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「共同発明」に関して、知っておきたいあれこれ

こちらでは、共同発明についてリサーチした内容をご紹介。共同発明とはどのようなものなのか、定義やメリット・デメリット、注意点などを取りまとめました。

共同発明とは読んで字の通り、複数の人間がひとつの発明に携わることを指しますが、どのような場合に認められ、どのような場合は該当しないのか、ご存知ない方が多いのではないでしょうか。注意すべき点も多くありますので、ぜひ、知識を深めておいてください。


共同発明者の定義

共同発明とは、2人以上の者が実質的に協力して完成させた発明のことを指し、そうした発明に携わった複数の発明者のことを、「共同発明者」と呼称します。

また、特許を受ける権利は共同発明者全員の共有となるとされており、特許を出願する際にも、共有者全員でなければ出願することが出来ないということが、特許法第38条に定められています。

共同発明者とみなされないケース

共同研究者が派遣されていない場合

例えば、とある大学と企業の間で共同研究契約が結ばれたとします。しかし、それは名目上に過ぎず、実際の研究は大学サイドの研究者のみで行われ、企業側からは共同研究者が派遣されてこなかったというような場合、企業側の研究者を共同発明者として願書に記載することは特許法違反となり、最悪の場合出願が却下されるリスクもあります。

資金・資材・設備のみを提供している場合

大学と企業間で委託研究契約が結ばれ、企業サイドはその研究に必要な資金や資材、設備などを提供したという場合、企業サイドとしては共同発明者として名を連ねたいと考えるかもしれません。しかし、発明者とは技術的なイデアを具体的かつ客観的に造り上げた者を指し、資金などを支援しただけでは共同発明者になることは出来ません。ただし、発明者がその権利の一部を譲渡するといったことがあれば、発明者以外でも特許出願人・特許権者になることは可能となっています。

技術指導者として発明に関わった場合

とある企業が、大学の研究者による技術指導によって発明を完成させたという場合、大学研究者の立場からすれば共同発明者であると主張したくなるのは当然です。しかし、実際に発明に携わったのが企業側の研究者である場合には、共同発明者とは認められません。ポイントとなるのは、その発明を完成させるのに、どの程度関与したのか、影響を与えたのかという点です。


共同出願の流れ

繰り返しになりますが、ひとつの発明を複数の発明者が行った場合、発明者全員共同でなければ、特許出願をすることができないと特許法第38条に定められています。逆に言えば、共同出願に際しては、発明者同士、ならびに所属する組織同士の話し合い、合意といったものをしっかりと確立しておくことが重要です。

前述の通り、発明に関わった度合いや、思い入れ、認識の違いなどによって、共同発明者として認められるか否かという点は、トラブルの種になりがちです。この点はしっかりと踏まえておいてください。

その上で、通常の特許出願と同様の手順で、その道の専門家である弁理士のサポートを得て、出願手続きへと進みます。


他社との共同研究の注意点

安易な情報公開はしない

他社との共同研究を行う場合、起こりがちなトラブルのひとつが、共同研究を行う以前に開発していた独自技術であるにも関わらず、共同開発によるものと混同され、相手が権利を主張してくるというパターンです。故意の場合もあれば、共同開発の過程で認識があやふやになってしまうパターンもあります。

こうした事態を防ぐには、独自技術に関して安易に情報公開をしないという方針を徹底すること。また独自開発技術の特許出願を行っておく、独自開発技術をまとめた資料を作成し、公証役場で資料の確定日付を受ける、といった対策を行っておくべきです。

特許の仕様に関する契約を明確にする

2社間での共同研究を経て特許技術を確立したという場合、両社がそれぞれ5対5の割合で関与したというのが理想的ですが、実際には貢献度合いには偏りがあるものです。

そうしたことを踏まえ、共同開発した技術の知的財産の取り扱いをどうするのかを、申請手続きに先立ち予め話し合い、合意し、共同開発契約書に記載しておくことが必要です。後々に権利関係でもめないためにも、重要な手順と言えます。

権利化費用の分担を決めておく

例えば大学と企業が共同で開発して特許技術を用いて、企業が製品を製造・販売するという場合、企業は特許権の共有者である大学サイドに、共同発明の対価として、実施料を支払う必要があります。その際の金額や割合をどうするのかを予め決めておかないと、後々トラブルになるということが、往々にして起こりがちです。

また大企業と中小企業の共同発明の特許にも関わらず、きちんと契約を結んでいなかったため、大企業が組織力を活かし、中小企業の経済活動を不利な状況に追い込む結果になったという事例も報告されています。繰り返しますが、事前の話し合いと取り決めが極めて重要です。

共同出願のメリット・デメリット

メリット

権利化費用が削減できる可能性がある

特許を共同出願で行うメリットの筆頭に挙げられるのは、何と言っても特許取得費用や維持費用を折半することで、権利化に伴う費用を軽減できるという点になります。それこそ資金に余裕のない中小企業やベンチャー企業にとっては、大きな魅力と言えるでしょう。

アライアンスの強化

特許技術の研究開発を共同で行い、特許出願も共同で行えば、必然的に両者の結び付きはより一層強くなり、またそれ以後の協力関係も維持しやすくなります。いわゆるWIN-WINの関係になりやすく、それぞれの発展によい相乗効果が期待できます。

共同開発時の権利の取り分などをまとめることができる

それこそ特許に限らず、権利というものは口約束だけでは後々反故にされたり、何かとトラブルに発展してしまうことが起こりがちです。その点、共同出願であれば、後にその特許を用いて共同開発を行う場合の権利の取り分を予め話し合い決めておく、ということが行いやすくなります。

デメリット

独占実施ができない

特許を共同出願するということは、言うまでもなく、その特許技術を独占することはできないという意味でもあります。権利化費用の軽減といったメリット、その後の製品化を独占できるメリット、両者を天秤にかけ、どちらがよりよいのか、しっかり検討しておく必要があります。

権利化による利益・コスト分配の取り決めが必要

特許技術を二社間で行う際には、共同出願の契約の中で権利化による利益・コスト分配の取り決めをしておくことが不可欠となります。前述した通り、大企業と中小企業の共同出願にも関わらず、その後、大企業が組織力を活かして、事実上、その特許を独占してしまった、という事例があります。綿密なシュミレーションを行い、両者間での合意が得られなければ、共同出願は行うべきではありません。

関連発明ができた際の協議共有の義務がある

共同で出願して認可された特許に関連した発明ができた際、その関連発明がたとえ一社のみで独自に造り上げたものであったとしても、ベースとなっている特許が共同名義の場合は、協議共有の義務が発生します。少なくとも共同名義者に無断で製品化などを行うことはできず、説明や権利の取り分の話し合いが必要になります。


まとめ:「共同発明」もまた、奥の深い世界

以上の通り、特許技術の共同発明や共同申請というものは、メリットもある反面、注意すべき点も多々あるというのが現実です。それこそ煩雑な手続きが必要となり、時間がかかったり否認されるという場合も起こり得ます。やはりその道のプロである、弁理士や特許事務所のサポートを依頼するのが賢明と言えるでしょう。

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